Aspectos legales a tener en cuenta
Si te estás planteando proteger tu nombre o producto en el mercado, aquí te indicamos algunos consejos a tener en cuenta en el proceso de registro de tu marca:
1. ¿Qué se entiende por marca? ¿Y por nombre comercial?¿Para qué sirve su registro?
Por marca se entiende «todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa respecto de los de otras» (Artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas). De acuerdo con lo anterior, podrás registrar un nombre (denominación), gráfico, y/o el logotipo que identifique a tu producto o tu servicio en el mercado.
El registro de la marca te otorga el derecho de uso en exclusiva y de explotación económica durante un plazo de 10 años. En este tiempo, podrás prohibir su uso por parte de terceros, excepto si has otorgado autorización o una licencia de uso. El uso de una marca (o de una muy parecida) sin la autorización de su titular, puede conllevar la reclamación de indemnizaciones por daños y perjuicios, además de otras acciones por parte del titular legítimo de aquella marca.
Adicional a lo anterior, una sociedad mercantil también puede registrar como nombre comercial el signo que identifica su actividad dentro del tráfico mercantil. En ocasiones, dicho signo coincide con su denominación social o con una abreviatura. El trámite de registro del nombre comercial y sus efectos a nivel nacional (OEPM) es igual al de registro de la marca. Si bien, la diferencia radica en que no existe la posibilidad legal de registrar el nombre comercial a nivel comunitario, con lo cual, muchas empresas terminan registrando el signo que debería tramitarse por nombre comercial como una marca.
Dicho lo anterior, las empresas pueden registrar la(s) marca(s) que consideren necesarias para darle valor añadido a sus creaciones o para identificarse en el mercado. Es por ello que encontramos marcas que identifican a la empresa como tal y marcas que identifican un producto y/o servicio. Por ejemplo: la empresa Danone, S.A., la marca registrada: DANONE; la marca de productos: Mi primer Danone, Yoghourt Griego Danone, Yolado, etc. En función de lo que quieras hacer en el mercado, te interesará registrar y proteger tu negocio como nombre comercial o como marca.
2. Selección de la clase
Antes de hacer el registro deberás escoger muy bien la clase en la que encaja tu marca.
A nivel nacional e internacional se utiliza la clasificación de Niza. Se trata de un listado que agrupa los bienes y servicios existentes y los divide en 45 categorías. Ten en cuenta que de la clase 1 a la 34 están relacionadas con la producción/venta de bienes y de la clase 35 a la 45 con la prestación de servicios. En cada clase, encontrarás a su vez, un listado de los bienes/servicios, del que te recomendamos escoger el (los) bien(es) o servicios(s) puntual(es) para el (los) cual(es), solicitarás la protección de la marca. Por ejemplo: Si desarrollas un videojuego, podrás efectuar el registro en la Clase 41, cuyo listado general incluye cinco (5) servicios: “Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales” y dentro de dicha clase podrás escoger, de manera puntual: “servicios de entretenimiento de videojuegos”.
Al respecto, te recomendamos ser exactos y precisos en la selección de la(s) clase(s), porque si no has usado la marca en la clase donde has solicitado la protección, puedes verte incurso en una caducidad parcial de la marca, por falta de uso, tal como lo indica la normativa de marcas: «Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso” (Artículo 39, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas).
3. Territorio de la marca
Las marcas están sometidas al principio de territorialidad, por lo cual, existe la marca Nacional, Europea y la Internacional. Si el registro lo necesitas para España, la entidad competente será la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), si lo necesitas para la Unión Europea, será la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) y a nivel Internacional será la entidad que desarrolle las funciones de registro de marca en el País que se escoja.
Si eres emprendedor y estás empezando con tu proyecto, te recomendamos iniciar con el registro en “España” y luego registrar en la “Unión Europea”. Has de tener en cuenta que tendrás seis (6) meses después de haber presentado la solicitud en España para registrar en la UE y solicitar la reivindicación del derecho de prioridad unionista. Esto significa que, en el caso de existir una eventual solicitud posterior de registro de marca idéntica o similar a la tuya, tu registro no se verá afectado, pues le otorgarán el derecho a quién primero lo hubiese solicitado.
Debes tener en cuenta, que tanto para el registro Nacional como para el Europeo, lo debes solicitar para la misma marca, esto es, igual nombre (denominación), gráfico y clase (s) y que el derecho de prioridad también lo puedes hacer exigible para el resto de Estados miembros del Convenio de París o del acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio.
4. Titular de la marca
No necesitas haber constituido una empresa para registrar una marca, puedes hacerlo como persona natural a título individual o de manera conjunta con tu socio y, una vez constituyas la sociedad, puedes hacer cesión de la marca a la nueva sociedad mercantil, debiendo actualizar datos ante la entidad de registro, en España, la OEPM. En el caso de tener constituida la sociedad, el trámite de registro, deberá ser autorizado por el representante legal o quien estuviese facultado para ello.
5. Estudio previo de viabilidad de la marca
Un estudio previo de la viabilidad de tu registro, desde nuestro punto de vista, es absolutamente necesario, ya que te permitirá descartar si incurres en una nulidad absoluta o relativa de la marca. Esto son restricciones que ha impuesto el ordenamiento jurídico y que su omisión puede acarrear, la suspensión del procedimiento de registro y su posterior denegación.
Realizando un estudio previo exhaustivo podrás saber, entre otras, las semejanzas de tu marca con las que ya se encuentran registradas y conocer de forma previa al registro, los posibles oponentes a tu registro. En el caso de encontrar similitud con marcas ya registradas, podrás comparar y decidir si haciendo un cambio en el gráfico, eslogan, colores o diseños, puedes introducirle un valor diferencial a tu marca, que te permita hacer el registro y sin que se te presenten oposiciones.
6. Procedimiento de registro
El registro está sometido a un procedimiento o trámite formal que finaliza con la concesión de un título habilitante, el cual te facultará para usar en exclusiva tu marca. Debes tener en cuenta que en dicho procedimiento, se te podrán oponer terceros y, en este caso, deberás hacer valer tus derechos contestando la oposición, dentro del plazo que te hayan otorgado.
Nuestra sugerencia, es que en la contestación de la oposición desarrolles una excelente defensa que te permita argumentar las razones de novedad y diferenciación de tu marca frente a la del oponente, demostrando la no existencia del riesgo de confusión para el consumidor medio frente a las dos marcas.
7. Respaldo de Expertos
Para lograr un registro de marca exitoso, debes asesorarte desde el primer momento por expertos que te indiquen, te guíen y en el caso de eventuales oposiciones, te ofrezcan seguridad jurídica en la defensa de tus derechos. La omisión o la equivocación en cualquiera de los puntos antes mencionados, puede acarrearte consecuencias económicas irreversibles, la pérdida de tiempo y la oportunidad de defender y/o hacer prevalecer tus derechos frente a los derechos de los demás.
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